米国（３）： 現在の米国における特許政策（並びに自明性審査とその対策）
プロパテント政策の変化
米国においては、プロパテント政策（発明技術の独占的実施権を可能にする特許による権利保護を重視する政策）が、1980年代後半にレーガン大統領により導入され今世紀初頭まで維持されてきましたが、世界的な不況が深刻化するにつれ、大きな変化が見られます。
不況に加えて、プロパテント政策による弊害とも言える所謂「パテント・トロール（patent troll）」による特許権の濫用も大きな問題となっています。「パテント・トロール」とは、大学や研究機関以外のnonpracticing entity(特許発明を実施しない者)であって、第三者の特許権を譲り受け、その特許権を主張して大企業に巨額の損害賠償を要求するような組織のことです。このパテント・トロールの暗躍は、質の低い特許を乱発したことによる弊害であると言われております。
一般的には、近年の不況に伴い、プロパテントからアンチパテント（特許権より独占禁止法の遵守に重きを置く政策）へシフトしたと言われることが多いようですが、一概に、完全にアンチパテントへ傾いたと断言することは難しいようです。 近年の出来事を見ると、審査基準の厳格化や権利行使の範囲を制限する変化が目立ちますが、一方で、特許の活用を促進する方向の変化も見られます。要は、この不況を乗り切るために重要なツールの一つとして特許を有効に活用出来るように制度を整えているということであると思います。
近年の判例や2011年9月の法改正（Leahy-Smith America Invents Act）から読み取れる米国の知的財産権に関する姿勢は以下の通りです：
進歩性基準を厳格化し特許の質を向上
－ KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007) (これにより非自明性の審査が厳しくなった。)
付与後特許に対する異議申立ての機会を拡張
－ 付与後異議申立制度（Post-grant review）の導入(2011年のAmerica Invents Act)
過剰な権利行使を抑制
－ Abbott Labs v. Sandoz, 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009) (所謂"product-by-process"形式のクレームの権利範囲を、クレームで規定したprocessで得られる物に制限した。)
－ 複数の被告に対する訴訟の併合（joinder of parties）についての制限(2011年のAmerica Invents Act)（以前は、１つの特許訴訟において複数の被告を訴えることが可能であり、パテントトロールが複数の企業に対して同時に特許権侵害訴訟を提起し損害賠償金請求することが問題視されていた。この対策として、「同一の特許を侵害している」ことのみをもって複数の被告を１つの訴訟事件で訴えたり、１つの訴訟事件に併合したりすることができないこととされた(§299)。）
－ In re Seagate Technology, LLC, 497 F. 3d 1360 (Fed. Cir. 2007) (特許侵害訴訟において、3倍賠償の対象となる故意侵害の有無の立証責任を、侵害者から特許権者側に移した)
－ 故意侵害及び侵害教唆対策としての鑑定書の入手・提出の不要化（2011年のAmerica Invents Act）（上記Seagate事件における判示の一部を成文法化。鑑定書を入手しなかったことや裁判所に提示しなかったことを、故意侵害（willful infringement）の認定や、侵害教唆(inducement of infringement)の意思の認定に使用できないと規定された(§298)。2012年9月16日以降に発行された特許に対して適用。）
特許出願人又は特許権者の過失に対する罰則適用条件を緩和
－ ベストモード要件違反を特許無効の理由から除外(2011年のAmerica Invents Act)
－ Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (Fed. Cir. 2011) (en banc)）（不公正行為（Inequitable Conduct)の立証を困難にした）
－ 補助的審査（Supplemental Examination）制度の導入(2011年のAmerica Invents Act)（情報開示義務(ＩＤＳ)違反の救済措置）
特許出願に関する門戸は狭めない
－ Bilski最高裁判決［Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, 561 US, 177 L. Ed. 2d 792 (2010)］ (CAFCの大法廷（en banc）が「machine-or-transformation testが、ビジネス方法に関する発明が特許保護の対象になるか否かについての唯一の判定手段」と判示したのを最高裁が覆した。)
KSR判決による非自明性判定基準の変化：
以前は審査が厳しいと言われている化学分野の特許出願で、かなり厳しい審査結果を予想していたにも関わらず、あっさりと特許になって拍子抜けしたようなケースも多々ありました。しかし、最近は我々も実感として、KSR判決を境に自明性（複数の先行技術文献の組み合わせに対する容易性）の審査が非常に厳しくなったと思います。（KSR判決の内容についてはこちらの解説（「知財管理」誌掲載, 2016年12月）をご覧下さい。）正直な所、KSR判決以前は、「減縮補正を行わないと103条（自明性）で拒絶されるだろうな」と思う様な件が、拒絶を受けずにそのまま特許にということも結構ありました（しかも、審査結果が出るのが早かった）。現在は、特許庁における審査は、より時間をかけてかなり厳密に行われているという印象です。KSR判決において最高裁は以前よりも厳格な非自明性の基準が提示しましたが、判断基準が厳格になった以上に、米国特許庁審査官の自明性審査に対する姿勢が厳しくなったと感じます。
実際に、統計的にみても、米国ではKSR判決以後では拒絶査定を受け審判請求を行う件数が増え（KSR判決前の2006年では3349件→KSR判決後の2008年では6385件）且つ審判請求を行って拒絶が撤回される確率が率低下しています（KSR判決前の2006年では41%→KSR判決後の2008年では28%）。
尚、参考までに、KSR判決後約２年間において、CAFC（連邦巡回区控訴裁判所）が、化学・生化学系の発明を非自明（進歩性有り）と判断したケースが約62％であったのに対して、非化学・生化学系の発明を非自明と判断したケースは約33％であったとの統計データもあるそうです（http://www.jurisdiction.com/dsmith.pdf）。このことは、KSR判決によって、化学・生化学の分野のように効果を予見することが難しい分野では非自明と判断されやすく、一方、機械などの構造物などの効果を予見しやすい分野の発明は自明と判断されやすくなったということを示していると解釈することできます。
最近、米国特許成立の確率が回復（向上）傾向にあるという情報も散見されますが、実際、数字上はそうであっても、これが淘汰（即ち、元々特許性が明らかでない出願は繰り返し拒絶を受けたために放棄されてしまった）や出願人が出願する発明を精査していることによるという可能性もあると思います。弊所の印象としては、現在でも、KSR判決直後と比較すると非自明性の判断も大分緩和されたようにも思いますが、KSR判決以前と比較すると未だ厳しいように思います。実際に弊所で扱っている案件でも、非自明性の拒絶に対してほぼ完璧な対応ができたような場合（先行技術の組み合わせに対する阻害要因の存在を明らかにし、更に実験証明で予想外の優れた効果を明らかにしたような場合）であっても、その後、審査官の理解不足による拒絶を受け、更に何度かインタビューを行って説明したり、細かい補正をすることによって漸く許可になったということもありました。要するに審査官の側に、非自明性の審査は厳格に行うべきという意識があると思います。
自明性の拒絶に対する対応：
自明性の拒絶を受けた場合の典型的な対応は以下の通りです：
(a) 審査対象出願の発明や先行技術の開示内容に関する審査官の誤認を明らかにする。
(b) 先行技術の組み合わせに対する「阻害要因」、「阻害事由」又は「否定的教示」（teach(ing) away 又は negative teaching）の存在を明らかにする。
(c) 予想外の優れた効果を明らかにする。
(d) 先行技術に教示・示唆されていない特徴をクレームに追加して、更にその特徴による予想外の優れた効果を明らかにする。
その他にも商業的な成功（所謂“secondary consideration”（二次的考慮事項）の例）などが考慮されることもありますが、これらはあくまで二次的に考慮される事項であって、一般的には上記の(a)～(d)で十分な対応が難しい場合に補足的に主張すべき事項です。やはり先ず上記(a)～(d)の観点からの反論を検討すべきでしょう。上記のKSR判決以前は、自明性の拒絶に対して「引用された２つの先行技術文献が異なる技術分野に属するものであるから組み合わせは不当」という反論で拒絶が撤回されることが屡々ありました。しかし、KSR判決以降は、異なる技術分野に属する先行技術文献であっても組み合わせることが当業者の常識の範囲内で容易であれば自明であるということになりました。従いまして、原則的には上記のような対応を考えるべきです。
上記(a)の審査官の誤解についてですが、特に米国の審査官は、技術内容の誤解に基づいて拒絶してくることが多いという印象があります。審査官の指摘を鵜呑みにせずに、自らの出願のクレームの記載や先行技術文献の開示内容を詳細に検討することが重要です。
また、その様な場合においても、ただ審査官の誤解を責めることを考えるのではなく、何故そのような誤解が生じたのかを謙虚に検討してみることが望ましい結果につながることが多いです。具体的には、審査官の誤解の理由を検討し、許容範囲内で、誤解の原因を排除し、発明をより明確に定義できる補正が可能であるならば、そのような補正を行うことが望ましいです。仮に審査官の誤解が明らかであっても、発明をより分かりやすくするための何らかの補正を行った方が、権利化がスムーズになります。
なお、仮にクレームの定義や表現の欠陥について審査官が指摘し、審査官の指摘が正しく、それを補正で解決できた場合はよいのですが、審査官の指摘を受けることなくクレームに何らかの問題を含んだまま特許になると、後で大きな問題となる場合があります。非自明性（進歩性）の話題からは少しわき道に逸れますが、この点について、当サイトのこちらの解説（プロメテウス事件に基づく特許適格性分析指針とクレームのドラフティング）をご覧下さい。簡単に言いますと、プロメテウス事件は、Prometheus特許のクレームにおいて「言葉が少し足りない」ことにより大問題を生じてしまった残念なケース、と考えられます。
上記(b)の「阻害要因」については、一瞥してそのような阻害要因が見あたらないような場合でも、注意深く、執念深く、引用された先行技術文献を徹底検討すると、「阻害要因」として若しくは「阻害要因」とまではいえずとも先行技術の組み合わせを断ち切るために利用できる記載が見つかることも良くあります。一見自明性の拒絶が妥当に思えても、直ぐにあきらめないことが大切です。審査官による解釈を鵜呑みにしないことです。審査官による引用例の記載の解釈だけが正しい解釈とは限りません。よく読めば、別の様相が浮かびあがって、意外な反論の道筋が見えてくることもあります。米国に限らず外国出願の多くは、現地代理人への依存度が高いと思います。しかし、現地代理人は、自分で明細書を作成したのではないということもあり、明細書や引用された先行技術文献を必要以上に詳細に検討することは通常有りません。現地代理人が半ばギブアップの状態でも、弊所で明細書や先行技術文献を徹底的に検討して有効な反論材料を見出したようなことも少なくありません。（自明性拒絶への反論の仕方についてはこちらの解説（「知財管理」誌掲載, 2016年12月）をご参考下さい。）
上記(c)の「予想外の優れた効果」に関しては、米国の特許プラクティスの１つの大きな特徴として、出願明細書に記載されていない効果について、出願後に主張することが可能です。
（一方、日本や欧州においては、出願時の明細書に教示も示唆もされていなかったような効果に基づいて進歩性を主張することは原則的に許されません。この点については、当サイトの「進歩性の拒絶への対応(Part 2)」の後半の「実験報告書についての注意点」をご覧下さい。また、当サイトのこちらの解説（審査通知に対する応答における発明の効果に関する主張について）の特に後半をご覧下さい。）
また、米国において「予想外の優れた効果」の立証に有効なツールとして、37 C.F.R. 1.132に基づく宣誓書（affidavit）又は宣言書（declaration）（以下、纏めて「宣誓供述書」）があります。この宣誓供述書形式で提出された証言やデータについては、審査官は、公知文献や専門家の見解書と同等の証拠として真摯に検討することが義務付けられています。この宣誓供述書は、最後に文字通り「署名者は、故意の虚偽陳述及びそれに類するものは、18 U.S.C.. 1001 に基づき罰金若しくは拘禁、又はその併科により処罰されること・・・について警告を受けており、本人自身の知識によって行う全ての陳述が真実であること・・・を宣言する」と宣誓して署名するものです。
37 C.F.R. § 1.132の宣誓供述書の詳細については、以下をご参考下さい：
MPEP §716.01(a)、MPEP§716.01(c)
また、宣誓供述書については、当サイトのこちら（宣誓供述書の書き方について（１）：米国（Part 1））にもより具体的な説明と、弊所で作成した宣誓供述書のサンプルを幾つか掲載しておりますので、参考までにご覧下さい。
他の国では一般的に審査段階では宣誓供述書の形式での提出は要求されません。しかし欧州の場合、審査の段階では実験証明書を宣誓供述書の形式にする必要はありませんが、異議申立手続きや審判手続きにおいては宣誓供述書の形式にすることが要求されます。
尚、自明性（進歩性欠如）の拒絶に対する対応の仕方については、当サイトのこちら（進歩性の拒絶への対応(Part 1)）でも解説しておりますので、ご覧下さい。
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