進歩性（非自明性）の拒絶への対応(Part 2)
想定外の理由に基づいて進歩性を否定された場合:
前回の「想定内の拒絶を受けた場合」では、出願明細書中の記載に基づく議論のみで対応可能な場合についてお話いたしましたが、今回は新たな検討を要する内容の拒絶を受けた場合について説明いたします。 そのような場合の典型的な対応は以下の通りです。
（Ａ）審査対象出願の発明や先行技術の開示内容に関する審査官の誤認・誤解を明らかにする。
（Ｂ）先行技術を組み合わせることの困難性［例えば、阻害要因（teach(ing) away 又は negative teaching）の存在］を明らかにする。
（Ｃ）予想外の優れた効果を明らかにする。
（Ｄ）後知恵（hind-sight）や商業的成功(Commercial Success）を主張する。
（Ｅ）先行技術に教示・示唆されていない特徴をクレームに追加して、更にその特徴による予想外の優れた効果を明らかにする。
（進歩性（非自明性）の拒絶への対応方法である上記（A）～（E）については、弊所の関係者が執筆したこちらの解説（タイトル「米国における非自明性と二次的考慮事項について」,「知財管理」誌掲載, 2016年12月）もご覧ください。）
具体的な対応の例を以下に挙げます。
（Ａ）審査官の誤認・誤解
審査官が、審査対象出願の発明や先行技術の開示内容を誤解して、拒絶理由通知を出してくることは少なくありません。（特に米国の場合に多いという印象があります。）
その様な場合においても、ただ審査官の誤解を責めることを考えるのではなく、何故そのような誤解が生じたのかを謙虚に検討してみることが望ましい結果につながることが多いです。具体的には、以下のような手段が考えられます。
補正
審査官の誤解の理由を検討し、許容範囲内で、誤解の原因を排除し、発明をより明確に定義できる補正が可能であるならば、そのような補正を行うことが望ましいです。
仮に審査官の誤解が明らかであっても、何らかの補正を行った方が、権利化がスムーズになります。但し、補正によるエストッペル（禁反言）が生じないか慎重に検討する必要があります。例えば、特許性を明らかにするために必要な補正（例えば、先行技術に対する新規性・進歩性を明らかにするために行われた補正）であったと判断された場合、その補正によってクレームの範囲外となった部分については、出願人により放棄されたものとみなされ、均等論に基づく権利主張が出来なくなる場合があります。
なお、仮にクレームの定義や表現の欠陥についての審査官の指摘が正しく、それを補正で解決できた場合はよいのですが、クレームに何らかの問題を含んだまま特許になると、後で大きな問題となる場合があります。進歩性の話題からは少しわき道に逸れますが、この点について、当サイトのこちらの解説（プロメテウス事件に基づく特許適格性分析指針とクレームのドラフティング）をご覧下さい。簡単に言いますと、プロメテウス事件は、Prometheus特許のクレームにおいて「言葉が少し足りない」ことにより大問題を生じてしまった残念なケース、と考えられます。
審査官との面談
どうしても、審査官がどのような理解に基づいて拒絶しているのか分からない場合が有ります。そのような場合には、可能であれば、審査官との電話インタビューなどにより審査官の意図を確認してから具体的な対応を検討することが望ましいです。特に米国出願の場合、審査官との電話インタビューを行って審査官の真意を確認するということをよく行います。
（Ｂ）組み合わせの困難性：「阻害要因」ないし「阻害事由」
審査官に引かれた複数の先行技術を組み合わせることの困難性を示すための手段は幾つかありますが、その代表的例として、組み合わせに対する「阻害要因」（「阻害事由」）の存在を指摘することが挙げられます。この「阻害要因」とは、英語では"teach(ing) away"や"negative teaching"などと称され、先行技術文献中に見出される教示であって、当業者が先行技術文献を改変（modify）して審査対象の発明に到達することを妨げる（prevent又はdiscourage）ような教示のことを意味します。阻害要因（teach(ing) away 又は negative teaching）については、当サイトのこちら（進歩性（非自明性）の判断基準）をご覧下さい。
例えば、審査の対象となっている発明Xが、主成分(a)と補助成分(b)とからなる医薬品に関するものであり、この発明Xが、成分(a)を開示する先行技術文献Yと成分(b)を開示する先行技術文献Zとの組み合わせにより容易と認定された場合を想定します。この場合に、例えば、文献Yと文献Zのいずれかに成分(a)と成分(b)を組み合わせると毒性を発揮するというようなことを示唆する記載があれば、「阻害要因」があったと認められ、進歩性（非自明性）が認められることになります。
（Ｃ）予想外の優れた効果
効果の立証：
上記したような発明Xの場合に、阻害要因はないとしても、成分(a)と成分(b)とを組み合わせることによって特段のメリットが得られることが教示も示唆もされていなかった場合、成分Aと成分Bとの組み合わせによって、非常に優れた効果が得られるということを明細書の実施例・比較例に参照して説明する、若しくは追加実験によって証明することによって進歩性（非自明性）を立証することが出来ます。
米国における宣誓供述書：
米国であれば、上記のような追加実験を37 C.F.R. § 1.132に基づく宣誓書（affidavit）又は宣言書（declaration）（以下、纏めて「宣誓供述書」）として提出します。また、上記したように出願明細書に記載されている実施例のデータに基づいて非自明性を主張するような場合においても、実施例のデータに基づく考察（observation）を宣誓供述書の形として提出することが有効です。即ち、明細書に既に記載されている事項であっても、署名者が内容の信憑性に関して宣誓した宣誓供述書の形式で提出すれば、単に意見書中で実施例に参照して議論する場合と異なり、学術論文などの公知文献や専門家の見解書と同等の証拠として扱われます。
宣誓者は、発明者本人であってもそれ以外の第三者であってもよく、発明者本人による宣誓供述書であっても審査官はこれを軽んじてはならない旨がMPEP（MPEP§716.01(c)III）に規定されていますが、通常、やはり第三者によるものの方が説得力が高いと見なされます。
37 C.F.R. § 1.132の宣誓供述書で証明が可能な事項について、MPEP §716.01(a)は、以下のような事項を例示しております：
（１）発明を構成するパラメーターなどの臨界性（criticality）
（２）発明による予想外の効果（unexpected results）
（３）商業的成功（commercial success）
（４）長きに亘り未解決であった課題（long-felt but unsolved needs）
（５）他者による失敗（failure of others）
（６）専門家により提示された疑念（skepticism of experts）（「こんな発明がうまくいくはずない」というようなことを示唆する専門家の見解）
37 C.F.R. § 1.132の宣誓供述書の詳細については、以下をご参考下さい：
MPEP §716.01(a)、MPEP§716.01(c)
また、宣誓供述書については、当サイトのこちらの解説（宣誓供述書の書き方について（１）：米国（Part 1））にもより具体的な説明と、弊所で作成した宣誓供述書のサンプルを幾つか掲載しておりますので、参考までにご覧下さい。
実験報告書についての注意点：
（i）実施例の後出し：
上記の効果が出願当時の明細書に全く教示も示唆もされていない効果について、出願後に追加実験において初めてその効果を主張するようことは、日本を含む多くの国（米国を除く）では認められません。そのような主張を認めてしまうと、実際には出願当時には有用性が確認されていないかった発明について、特許を認めてしまうことになるからです。
尚、平成２１年(行ケ)第１０２３８号審決取消請求事件の知財高裁判決（日焼け止め剤組成物事件）が、実施例の後出しが認められた判決として良く話題に上りますが、出願当時の明細書に何ら教示も示唆もされていない効果について、出願後に実験証明しても認められると判示している訳ではありません。この件では、出願後に出願人が実験証明した効果について、出願当時の明細書に明記はされていないが、明細書の記載から読み取ることは出来るという判断で認められたものです。
この件は、効果が出願当時の明細書から読み取れるかグレーなところはありますが、明細書に全く示唆もされていない効果について実施例の後出しを許可するということを判示しているわけで無いということに注意が必要です。
この件（平成２１年(行ケ)第１０２３８号審決取消請求事件の知財高裁判決（日焼け止め剤組成物事件））の詳細については当サイトのこちらの解説（審査通知に対する応答における発明の効果に関する主張について）の特に後半をご覧下さい。
一方、米国の場合には、明細書に教示も示唆もされていない効果について実験データの後出しが認められています（In re Chu, 66 F.3d 292, 299, 36 USPQ2d 1089, 1094-95 (Fed. Cir. 1995)、MPEP 2145）。これは、審査官からどのような拒絶理由を受けるか予見することは出来ないのであるから、出願明細書に記載がない効果についても、拒絶に対して、そのような効果について主張することは許されるべきという考え方に基づくようです。
そのような議論や実験データを提出する場合には、37 C.F.R. § 1.132に基づく宣誓供述書の形式で提出しないと考慮されない可能性が高いです。
（ii）実験内容の適性：
特に外国出願に対する拒絶の対応において、実験報告書の原案を発明者が作成し、それを実質的にそのまま翻訳して提出してしまうということが実務上よく行われています。そして発明者の方は、技術のプロではありますが特許のプロではないために的を得ない内容の宣誓供述書になってしまっているというケースを目にすることがあります。たとえ宣誓供述書に含まれているデータ自体は拒絶理由を克服できる可能性の高いものであったとしても、データの提示や説明の仕方が適切でなければ、審査官を納得させることはできません。せっかくの重要データが活かされないことになります。
その場合、いかに審査官が供述内容を真摯に検討しようとも、拒絶の撤回の根拠とはならないという状況に陥ってしまいます。
宣誓供述書の内容については、案件を良く理解した代理人と綿密に相談して上で決定することをお勧め致します。
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