審査通知に対する応答における発明の効果に関する主張について
意見書などで発明の効果を主張する場合に重要なことがあります。日本の審査では、明細書に記載されておらず、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない効果については、意見書や実験証明書などで主張しても考慮されません（審査基準第ＩＩＩ部 第２章 第２節 進歩性、3.2.1の（２）参照）。具体的には、日本の審査基準には、以下のように述べられています。
「（２）意見書等で主張された効果の参酌
以下の(i)又は(ii)の場合は、審査官は、意見書等において主張、立証(例えば、
実験結果の提示)がなされた、引用発明と比較した有利な効果を参酌する。
(i) その効果が明細書に記載されている場合
(ii) その効果は明細書に明記されていないが、明細書又は図面の記載から
当業者がその効果を推論できる場合
しかし、審査官は、意見書等で主張、立証がなされた効果が明細書に記載さ
れておらず、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない場合は、
その効果を参酌すべきでない。」
それでは、意見書などで発明の効果を有効に主張する（審査官に斟酌される）ためには、発明の効果が明細書に少なくともどの程度記載されていることが必要なのでしょうか。
〔判断基準の参考になる判例１〕
その判断基準の参考になる判例の１つが平成１７年(行ケ)１０３８９号 審決取消請求事件（解熱鎮痛消炎剤事件）です。この事件における本願発明は、エテンザミドとトラネキサム酸を含有する解熱鎮痛消炎剤です。この事件の重要争点が、明細書における発明の顕著な効果の記載の有無であり、出願人は、「エテンザミドとトラネキサム酸との併用による顕著な効果は当初明細書に記載されている」という旨を主張しましたが、審決取り消し訴訟においてもその主張は認められませんでした。つまり、出願後に出願人が実験証明した効果について、「出願当時の明細書に明記はされておらず、また、明細書の記載から読み取る（推論する）ことも出来きない」という判断がなされたものです。この事件の判決では、本願明細書の記載を引用しつつ、上記争点について以下のように述べています（該判決の第４（「当裁判所の判断」）、３、（３）参照）。
「(3) もっとも，本願明細書には，上記のように，『本発明に用いられるサリチル酸系抗炎症剤としては・・・エテンザミドが特に好ましい。』（段落【０００５】）との記載があり，さらに，『【００１５】表１より，エテンザミド５０mg／kg及びトラネキサム酸２００mg／kg単独での抑制率は，それぞれ１０％及び１４％であり，両薬剤とも軽度の抑制作用が認められた。一方，両薬剤を併用投与した場合の抑制率は５６％であり，対照群との間に有意差が認められた。また，この作用をバルジの方法にて検討したところ，併用投与群の相対指数（０．４４）は，各単独投与群の相対指数の積（０．７７）よりも小さく，併用による相乗効果が認められた。【００１６】表２より，エテンザミド１００mg／kgおよびトラネキサム酸５０mg／kgを併用した場合の抑制率は４２％であり，対照群との間に有意差が認められた。また，この作用をバルジの方法にて検討したところ，併用投与群の相対指数（０．５８）は，各単独投与群の相対指数の積（０．８３）よりも小さく，併用による相乗効果が認められた。』との記載がある。
しかし，本願明細書には，エテンザミド以外のサリチル酸系抗炎症剤にトラネキサム酸を配合した例の記載がなく，エテンザミドを採用することが，それ以外のサリチル酸系抗炎症剤を採用することと比較して，格別に顕著な効果を奏するものであることをうかがわせるような記載もない。そうであれば，本願明細書の段落【０００５】，【００１５】及び【００１６】に上記のような記載があるだけでは，エテンザミドを特定した本願発明が，それ以外のサリチル酸系抗炎症剤を採用する態様に比較して，格別に顕著な効果を奏すると認めることはできない。」
（下線は加えました）
上記判決から明らかなように、明細書において発明の効果が「僅かなりとも」記載されているような程度では足りず、本発明の効果をかなり明確に記載しておく必要があります（なるべく比較実験データを記載しておくことが望ましい）。
米国においては、当初明細書に記載のない新たな効果を主張することについては特に制限がなく、有効に主張できます（In re Chu, 66 F.3d 292, 299, 36 USPQ2d 1089, 1094-95 (Fed. Cir. 1995)、MPEP § 2145）。（ただし、そのような議論や実験データを提出する場合には、37 C.F.R. § 1.132に基づく宣誓供述書の形式で提出しないと考慮されない可能性が高いので要注意です。）
ＥＰＯにおいては、当初明細書に記載のない新たな効果については、「当初明細書に示唆される技術的課題に含意される（implied by）効果または該技術的課題と少なくとも関連する（related to）効果」であると当業者が認識する効果であれば、基本的には有効に主張できます（EPOの審査基準のG_VII_11.参照）。
一方、上記判例と対照的な内容の判例を以下に挙げます。「実施例の後出し」が認められた判決として良く話題に上る平成２１年(行ケ)第１０２３８号 審決取消請求事件（日焼け止め剤組成物事件）の判決においては、正確にいえば、出願後に出願人が実験証明書で示した効果について、「出願当時の明細書に明記はされていないが、明細書の記載から読み取る（推論する）ことが出来る」という判断がなされたものです。上記の平成１７年(行ケ)１０３８９号 審決取消請求事件（解熱鎮痛消炎剤事件）の上記引用判決文との対比のために、参考までに、平成２１年(行ケ)第１０２３８号 審決取消請求事件（日焼け止め剤組成物事件）の判決文の要所を下記に引用いたします。
「当初明細書に，『発明の効果』に関し，何らの記載がない場合はさておき，当業者において「発明の効果」を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には，記載の範囲を超えない限り，出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり...」（該判決の第４（「当裁判所の判断」）、１、（１）の最終段落を参照）
「前記のとおり，本願当初明細書には，『現在，驚くべきことに，本組成物が優れた安定性（特に光安定性),有効性，及び紫外線防止効果（ＵＶＡ及びＵＶＢのいずれの防止作用を含めて）を，・・・提供することが見出されている。』（甲３，段落【００１１】），『好ましい有機性日焼け止め剤活性種は２－フェニル－ベンズイミダゾール－５－スルホン酸である』（甲３，段落【００２５】）と記載されているから，当業者は，ＵＶＢフィルターとして『２－フェニル－ベンズイミダゾール－５－スルホン酸』を含み，他の特定成分と組み合わせた本願発明の組成物が優れた紫外線防止効果を有することを理解し，各組成成分の和を超えた相乗効果をも奏し得るであろうことを理解することができるといえる」 （該判決の第４（「当裁判所の判断」）、２、（４）、エの第２段落を参照）
平成１７年(行ケ)第１０３８９号 審決取消請求事件（解熱鎮痛消炎剤事件）の判決文と、平成２１年(行ケ)第１０２３８号 審決取消請求事件（日焼け止め剤組成物事件）の判決文とを比較・検討することにより、明細書において本発明の効果について最低限どれくらい明確に記載しておく必要があるのかについてのおおよその目安が得られるのではないかと考えます。
〔明細書に記載されておらず、かつ、明細書や図面の記載から推論できない効果の主張が認められるべきではないとされる理由〕
なお、上記平成２１年(行ケ)第１０２３８号 審決取消請求事件（日焼け止め剤組成物事件）の判決では、「明細書に『発明の効果」について何らの記載がない場合に出願後に実験結果等を提出して効果を主張又は立証することが許されるべきではない」ことの理由に関する理論的考察が述べられています（該判決の第４（「当裁判所の判断」）、１、（１）参照）。日本の審査基準における「意見書等で主張された効果の参酌」の説明の趣旨を理解するうえで参考になりますので、その要点を以下に示します（下線は加えました）：
「本願当初明細書に記載されていない効果について出願後に実験結果等を提出して効果を主張又は立証することは、先願主義を採用し、発明の開示の代償として特許権（独占権）を付与するという特許制度の趣旨に反する」、
「進歩性の判断に重要な解決課題及び解決手段が提示されているか否かは、『発明の効果』がどのようなものであるかと不即不離の関係があり、したがって、本願当初明細書に記載されていない効果について出願の後に補充した実験結果等を参酌することは、出願人と第三者との公平を害する結果となる」、
「ただし、本願当初明細書に記載されていない効果について出願後に実験結果等を提出して効果を主張又は立証することが許されるべきではないのは、出願人と第三者との公平の要請に基づくものなので、当初明細書に、当業者において『発明の効果』を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり、許されるか否かは、前記公平の観点に立って判断すべきである」
〔判断基準の参考になる判例２〕
上記判断基準（発明の効果を有効に主張できる（審査官に斟酌される）か否か）の参考になる判例の２つ目が平成２７年（行ケ）第１００５４号審決取消請求事件（気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用事件）です。
本件においては、投与方法に特徴を有する本件発明について、治療効果や副作用の低さに関して一定の効果は認められるとしても、引用発明の効果との相違や、効果の程度の比較が示されていない以上は、進歩性を肯定するに足りる顕著な効果を認定できないと判断されました。
上記判断基準の参考になる点としては、本件判決は以下のように判示しました。
「本件発明における有利な効果として認められるためには，当該効果が明細書に記載されているか，あるいは，当業者が，明細書の記載に当業者が技術常識を当てはめれば読み取ることができるものであることが必要である。」
「本件発明の構成が，公知技術である引用発明に他の公知技術や周知技術等を適用することにより容易に想到できるものであるとしても，本件発明の有する効果が，当該引用発明等の有する効果と比較して，当業者が技術常識に基づいて従来の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものである場合は，...当業者がそのような本件発明を想到することは困難であるといえる。」
