欧州（６．１）： 補正の制限 EPC123条
EPC規則１２３条：補正のサポート
欧州特許出願について特に注意が必要な点として、補正についての制約が非常に厳しいことが挙げられます。即ち、欧州出願を補正する場合、補正の根拠が、出願明細書に、直接的かつ明示的に（directly and unambiguously）示されていることが要求されます。米国や日本で認められた補正が、欧州では認められないということがありますので注意が必要です。
もし、特許性若しくは実施の観点から重要な態様が存在するならば、単にそのような態様が含まれる様に記載するだけでなく、そのような態様が、出願明細書から、直接的かつ明示的に（directly and unambiguously）読み取れるように記載しておくことが重要です。一番確実なのは、実施例の様に、その態様をphotographic（写実的に）記載しておくことでしょう。
欧州における補正の許容条件について、以下に簡単に説明します。
殆どの場合、請求項に記載された発明は、複数の異なる要素によって定義されています。例えば、異なる成分や部品、そしてそれ等の量、物性、形態、配置などの要素です。日本や米国などにおいては、上記のような複数の異なる要素のそれぞれについて、明細書中に独立した記載があれば、それに基づく補正が許されることが多いのですが、欧州の場合、それぞれの要素について、明細書に独立して記載されていたということだけでは足りず、補正後の各要素の相互関係までもが明細書に示されていることが要求されます。
例えば、成分Aと成分Bとからなる組成物に関するクレームを想定します。そして、補正により、成分Aを明細書に明記された特性αを有する成分A'に限定し、成分Bを明細書に明記された特性βを有する成分B'に限定するとします。この場合、成分Aから成分A'への補正、及び成分Bから成分B'への補正については、それぞれ明細書に明確な根拠がありますが、欧州においては、更に成分A'と成分B'とを組み合わせて使用することまで明示されていないと補正が認められない恐れがあります。例えば、成分A'と成分B'とを組み合わせることが好ましいと明細書に明記されていたり、実施例において成分A'と成分B'との組成物を製造していたりすれば補正は認められるでしょう。
上記の例に関連して、更なる具体例として、例えば、明細書に成分Aの量に関して『好ましい量』と『更に好ましい量』が記載されており、また成分Bについても『好ましい量』と『更に好ましい量』が記載されいたところ、これらの記載に基づいて、クレームに成分Aの『好ましい量』と成分Bの『更に好ましい量』を導入する補正を行うとします。このような場合も、成分Aの『好ましい量』と成分Bの『更に好ましい量』とを組み合わせることが明細書に明確に示唆されていないと、補正が認められない恐れが有ります。
また、上記は発明の構成要素を具体化する補正の例ですが、新たな構成要素を加える補正や、構成要素を削除したりするような場合も同様に補正後の態様が明細書に直接的かつ明示的に（directly and unambiguously）示されていることが必要です。
以下に幾つか参考になる審決例を挙げます。
T1067/97： リソグラフ印刷板製造用のPS版（presensitized plate）を現像処理する方法をクレームする特許についての特許取消し異議決定に対する審判事件。
使用する現像液について、明細書中に「SiO2/M2Oモル比が1.0～1.5、及びSiO2の濃度が１～４重量％」と記載が有ったところ、これに基づきモル比に関する「SiO2/M2Oモル比が1.0～1.5」の箇所のみをクレームに導入する補正が行われたが、EPO審判部に認められなかった。その理由は、濃度の規定から独立してモル比を上記の範囲と出来るということが明細書に示唆されていないため、この補正は出願時の明細書の開示範囲を超えているということであった。
http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t971067eu1.pdf
T1511/07： アルカリ性カルシウム源、クエン酸及び乳酸からなる複合体に関する発明を請求した出願についての拒絶査定不服審判事件。
補正により、クレーム１（Main Request（主請求））に、クエン酸：乳酸 重量比 「1：2～2：1」及び（クエン酸＋乳酸）：アルカリ性カルシウム源 重量比 「1：1～5：１」という限定が導入された。
出願時明細書には、クエン酸：乳酸 重量比について「0.5：4～4：0.5、好ましくは0.75：2.5～2.5：0.75、特に好ましくは1：2～2：1」と記載があり、（クエン酸＋乳酸）：アルカリ性カルシウム源 重量比について「1：1～10～1、好ましくは2：1～7.5：1、特に好ましくは2.5：1～5：１」と記載があった。
上記補正に関して、EPO審判部は、（クエン酸＋乳酸）：アルカリ性カルシウム源 重量比の異なる範囲（即ち、上記の「1：1～10～1」と「特に好ましくは2.5：1～5：１」）の下限と上限を組み合わせることについては問題無い（not contestable under Article 123(2) EPC ）が、クエン酸：乳酸 重量比「1：2～2：1」と（クエン酸＋乳酸）：アルカリ性カルシウム源 重量比「1：1～5：１」を組み合わせることについては、出願時の明細書に明確に示されていないため許容できないと認定した。
尚、Auxiliary Request（副請求）のクレーム１においては、クエン酸：乳酸 重量比と（クエン酸＋乳酸）：アルカリ性カルシウム源 重量比のそれぞれについて、明細書に記載されている「特に好まし」い範囲に限定されていたが、この「特に好まし」い範囲同士の組み合わせであれば、明細書に明確に支持されていると判断された。
http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t071511eu1.pdf
T181/08： 腸溶性コーティング層でコーティングされたコア物質ユニットなどを含む経口固形医薬に関する特許についての特許維持異議決定に対する審判事件。
該コーティング層に関して、明細書中に、この層に含まれる可塑剤の量が「通常、腸溶性コーティング層ポリマーの15～50重量％、好ましくは20～50重量％」、そしてこの層の厚みが「少なくとも約10μm、好ましくは20μm以上」と記載があったところ、可塑剤の「通常」の量である「15～50重量％」と厚みの「好まし」い範囲である「20μm以上」とをクレームに導入する補正が行われたが、EPO審判部に認められなかった。その理由は、出願時の明細書に、これら２つの特定のパラメータ範囲の組み合わせに関する直接的且つ明確な開示がなかったからということであった。
http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t080181eu1.pdf
また、欧州では、根拠が図面にしかないような補正は認められない傾向があります。
欧州特許（出願）を補正する際の注意事項
上記のような欧州の厳しい基準に照らして認められる可能性が少ない補正であっても、「認められるかどうか分からないが、取り敢えず補正書を提出してみよう」と考えてしまいがちですが、それは少々危険です。補正に伴うリスクの具体例を以下に挙げます。
１．審査段階で行った減縮補正が、特許後に違法と判断されるリスク
審査段階でクレームを減縮補正して特許を認められ、その後、異議申立を受けて補正が上記したような欧州の基準に違反していると認定された場合、審査段階で行った減縮補正をキャンセルすることは、特許されたクレームの範囲を拡張することになり認められません。従って、この場合、特許取消しということになってしまいます。
－ 次項の「欧州（７）： 異議申立手続き」で述べますように、「新規事項の導入」は123(2) EPCに違反し、異議申立理由に含まれています[100(c) EPC（指定国でのnational revocationの場合は138(c) EPC）]。
－ そして、欧州特許許可後にはクレーム範囲を拡張する補正は認められないことは、123(3) EPCに規定されています。
また、上に例示した判例におけるようなクレームの構成要素を減縮する補正のみならず、クレームの導入部分と特徴部分のつなぎに使用される“comprising” （～を含む）、“consisting essentially of”（本質的に～から成る）、“consisting of” （～のみから成る）といった表現を補正する際にも注意が必要です。
“comprising”はクレームに記載されている以外の要素を含んでいても良いということを意味し、この表現を用いたクレームを開放クレーム（open claim）と称します。対照的に、“consisting of”は、クレームに記載された要素のみから成っているということを意味し、この表現を用いたクレームを閉鎖クレーム（closed claim）と称します。“consisting essentially of”は、これらの中間で、発明の本質に影響しないものであれば、クレームに記載されている以外の要素を含んでいても良いということを意味し、この表現を用いたクレームは、半閉鎖型クレーム（semi-closed claim）などと称されます。
従って、“comprising”を“consisting essentially of”や“consisting of”に変更することは、請求範囲を減縮する補正ということになります。
“comprising”を“consisting essentially of”や“consisting of”に変更する補正は、単に構成要素をクレームに明記したものに（実質的に）制限するだけであり、また日本や米国においてはこの様な補正は審査官に要求されて行うことが多いことから、明細書の記載にサポートされているかに関係なく補正してしまって問題無いと考えている出願人や実務者が多いようです。しかし、特に欧州では、“consisting essentially of”や“consisting of”が明細書に明示的にサポートされていなければ補正は認められません（T 0759/10等）。
例えば、「有効成分Aと有効成分Bを含む（comprising）薬剤」と記載されていたクレームを「有効成分Aと有効成分Bから本質的に成る（consisting essentially of）薬剤」と補正したい場合、明細書中に“consisting essentially of”という表現が無くとも、有効成分がAとBのみで所望の効果が得られることを明確に示す実施例があれば補正が認められる可能性はあります。一方、全ての実施例で有効成分としてAとBに加えて必ず有効成分Cも使用されており、この有効成分Cが存在しなくても所望の効果が達成されるかが定かで無いような場合、“consisting essentially of”への補正は認められないはずです。
“consisting essentially of”が明細書に明確にサポートされていないにも関わらず、審査段階で補正を認められて特許となり、その後、その補正が不正であるという理由に基づいて異議申立を受けた場合、“consisting essentially of”を“comprising”に戻す補正をしようとしても、上記の通り、欧州特許許可後にはクレーム範囲を拡張する補正は認められません（Article 123(3)）。従って、EPOの異議部・審判部が“consisting essentially of”は明細書に明確にサポートされていないと認定すれば、特許取消しとなってしまいます。
従って、欧州特許出願に関して審査段階で補正をする際には、補正が明細書にサポートされているか否かについて、審査官の判断任せにせず、出願人側で慎重に検討することが必要です。
２．異議申立や審判におけるクレーム補正により特許取消しとなるリスク
異議申立てや審判手続きにおいてクレームを補正すると、その補正が１２３条違反ということで特許取消しとなってしまう可能性もあるため、十分に注意が必要です。
異議申立や審判の早い段階であれば、補正に対する異議申立人の主張や異議部・審判部の予備見解などを検討して、その後の対応を考えることも可能ですが、口頭審理の直前などにクレームを補正した場合など、それまでの経緯など関係なく、口頭審理において、その場で補正が明細書にサポートされていないという理由で特許取消しにされてしまうことがあります（T 0283/99等）。
欧州では、補正を行う際に、複数セットのクレームを提出し、それをEPOに検討させることができます。より具体的には、第一希望のクレームセットを"Main Request"（主請求）として提出し、第二希望以降のクレームセットを"Auxiliary Request"（副請求）として提出することができます。
従いまして、異議申立や審判手続きにおいてクレームを補正する際には、出願時の明細書に支持されていることが明らかなクレームを少なくとも１セット、Main Request又はAuxiliary Requestとして含めておくことをお勧めします。
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