米国（３）
Q. 米国は、AIA（America Invents Act)により、2013年3月16日より先願主義に移行するとのことだが、米国への出願は、先願主義に移行してから行う方がよいのか？また、2013年3月16日よりも前に提出されたPCT出願を、この日よりも後に米国国内へ移行する場合、先願主義による扱いになるのか？
Ａ. 2013年3月16日より前に出願できるのであれば、敢えて出願を遅らせることに特にメリットは無いと考えます。むしろ、先願主義に移行する前に出願した方が有利です。 2013年3月16日以前に、先発明主義下で出願するメリットとしては、以下のようなことが挙げられます：
・ 先発明主義下では、出願日より前の発明日まで遡ることが出来る可能性が有る。
・ 先発明主義下では、ヒルマードクトリン（Hilmer Doctrine）により、先行技術が制限される。
・ 先発明主義下では、広範な異議理由を認める付与後異議申立（Post-grant review）の対象とならない。
ヒルマードクトリンについては、こちらを、付与後異議申立（Post-grant review）については、こちらをご覧下さい。
また、優先権主張日などの最先の出願日が、2013年3月16日以前であれば、原則的に旧法（先発明主義）による扱いになりますが、一つでも2013年3月16日以後のクレームがあると、新法（先願主義）での扱いになってしまいます。従って、優先日が2013年3月16日以前のPCT国際出願を、2013年3月16日以後に米国国内移行する場合なども、当然、先発明での扱いになります。
Q. 2011年9月の法改正により、付与後異議申立（Post-grant Review）制度が導入されると聞いたが、これは欧州の異議申立て制度と同じようなものと考えてよいか？
Ａ. 特許付与後の異議申立て期間が９ヶ月であることや、特許無効の理由として広範な理由が採用可能である点では欧州の異議申立て制度と類似しておりますが、以下のような相違点があります。
１． 異議決定を下す期限：
欧州においては、異議決定を下す期限は特に設けられておりませんが、米国の付与後異議申立ては、異議申立てから１年（最長で2年）以内に特許の有効性について決定を下すことになっています。
２． 異議申立て手続きを開始するか否かの審査
欧州においては方式的な要件が満たされていれば、異議申立て手続きが開始されますが、米国の付与後異議申立てにおいては、異議申立てを受けた後、米国特許庁が無効理由自体について審査し、以下の基準を満たしていると判断された場合にのみ異議申立て手続きを開始します。
(a) 異議申立て申請書が、特許の少なくとも１つのクレームが無効である可能性が有効である可能性よりも高いことを示していると認められる場合（the petition demonstrates that it is "more likely than not" that at least one claim of the challenged patent is unpatentable.）
(b) 他の特許や特許出願にも重要な影響を及ぼす新規又は未解決の法的問題を提起する場合 （the petition "raises a novel or unsettled legal question that is important to other patents or patent applications."）
また、米国特許庁が異議申立て手続きを開始するか否か審査している間に、特許権者は予備回答（クレームの削除や減縮などの補正も可）を提出することができ、米国特許庁は、異議申立を認めるか否かの決定（手続を開始するか否かの決定）を、特許権者の予備的回答後３ヶ月以内、又は予備回答が無い場合には異議申立て申請から3ヶ月以内に下します。
上記理由(b)（新規又は未解決の法的問題を提起する場合）については、欧州では異議申立て時の理由としては採用されませんが、審判部の決定が法律的な問題を含んでいる場合に、拡大審判部への控訴が認められることがあります。
３． 採用可能な異議理由
欧州においては、採用可能な異議理由は次の通りです：
－ 新規性・進歩性の欠如。
－ 実施可能要件違反（当業者が実施可能な程度に発明が記載されていない）。
－ 特許が、出願当初の明細書に開示されていなかった主題を含む。
不明瞭性や単一性の欠如は異議理由としては採用されません。
これに対して、米国における付与後異議申立てにおいてはベストモード違反を除く広範な異議理由が採用可能になる予定です。
Q. 2011年9月の法改正により、ベストモードの開示欠如は特許無効の理由とならないことになったが、もうベストモードに関しては出願明細書に記載する必要ないということか？
A. ベストモード（最良実施態様要件）は、付与済み特許の無効理由とはならなくなりましたが、明細書の記載要件としては維持されます。通常、審査官はベストモード要件違反による拒絶を出すことはありませんので、ベストモードを開示しなくても実際には問題になることはないと考えられます。しかし、法律上要求された要件であることには変わりなく、開示しておくことが無難です。
Q. 米国において、用途限定がある特許の侵害教唆（inducement、間接侵害）を立証するためには何が必要か？
A. 特許権者が、侵害教唆を立証するためには、被告が、侵害を知りながら積極的に他者の直接侵害を教唆した（actively and knowingly aid[ed] and abet[ed] another's direct infringement）ということを証明する必要があります。他者の侵害を認知していたということだけでは不十分です。
用途限定がある特許の場合、被疑侵害品に侵害用途以外の用途がある場合には、侵害教唆を立証することは困難です。しかし、そのような場合でも、被告会社の一部の社員であっても、特許侵害を積極的に奨励するような行為（例えば、特許侵害に当たる技術を記載した書類の配布や顧客への直接的な特許侵害技術の指導）を行ったことが立証されれば（例えば、上記のような行為を行ったことが分かるe-mail通信なども証拠になる）、侵害教唆が成立します。
従って、用途限定がある特許の侵害教唆を立証するためには、被告会社社員が作成・配布しているマーケティング関連資料などを精査して、特許で規定した用途目的で被疑侵害品の販売を奨励するような記載などがないことを確認することが望ましいです。
Q. シーゲート（Seagate）判決において、米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の大法廷は、一般的には、鑑定弁護士との交信およびそのワーク・プロダクトの秘匿特権放棄が、訴訟弁護士との交信およびそのワーク・プロダクトの秘匿特権放棄にまで波及することはないと判示した。このことを考慮に入れると、鑑定書と訴訟の代理は別の事務所に依頼すべきなのか？
A. シーゲート（Seagate）判決[In re Seagate, 497 F.3d 1360, 1372 (Fed. Cir. 2007) (en banc) ]において、米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の大法廷は「弁護士鑑定防御を主張し鑑定弁護士の見解を開示することが、訴訟弁護士との交信に関する弁護士・依頼人秘匿権の放棄をももたらすことにはならない」と判示していいます。これに関して、CAFCは、鑑定弁護士と訴訟弁護士が常に別々に独立して作業しているということを前提としています。このことから、CAFCは、鑑定弁護士と訴訟弁護士を明らかに区別しており、鑑定弁護士と訴訟弁護士が同じ事務所のメンバーであっても、それぞれが常に別々に独立して作業していれば、問題ないはずです。尤も、鑑定書と訴訟の代理は別の事務所に依頼したほうが、より安全であるとは言えます。
尚、2011年の法改正（America Invents Act）においては、Seagate事件における判示の一部を成文法化し、故意侵害及び侵害教唆対策としての鑑定書の入手・提出を不要にしました。即ち、2011年の改正法の§298において、鑑定書を入手しなかったことや裁判所に提示しなかったことを、故意侵害（willful infringement）の認定や、侵害教唆(inducement of infringement)の意思の認定に使用できないと規定されました（2012年9月16日以降に発行された特許に対して適用）。
