進歩性（非自明性）の拒絶への対応(Part 3)
（Ｄ）その他の反論
異なる技術分野に属する先行技術文献の組み合わせ
進歩性欠如の拒絶は、殆どの場合、複数の先行技術文献の組み合わせにより自明というものです。
以前から実務において、先行技術文献が開示している技術が属する分野が異なるため組み合わせることが出来ないと指摘することが有効な手段の１つとして知られています。
しかし、特に近年は、殆どの国において単に属する技術分野が異なるという理由だけで、進歩性が認められることは少なくなっています。日本、米国、欧州など殆どの国において、技術分野が異なっていても、当業者の常識の範囲内で、組み合わせることが合理的であれば自明というスタンスが採用されています。例えば、米国においてこのスタンスを明確にしたのが2007年のKSR判決です。（KSR判決の内容についてはこちらの解説（「知財管理」誌掲載, 2016年12月）をご覧下さい。）
従って、単に技術分野が異なるということだけでは不十分で、結局は、意外な効果や分野が異なることによる「阻害要因」（teach(ing) away 又は negative teaching）が存在するということを示すことが必要になることが多いと思います。
「後知恵」（hind-sight）
「後知恵」に基づく拒絶とは、本来、進歩性（非自明性）の判断は、最近似の先行技術から出発して、審査対象の発明の出願時（即ち、この発明が知られていなかった時点）において、当該発明に到達することが容易であったかを検討することにより行わなければなりませんが、審査対象の発明の内容を念頭において、容易性を判断してしまうことを「後知恵」に基づいた判断と言います。
（「後知恵」については当サイトのこちら（「後知恵」(hind-sight)による拒絶に対処しやすい明細書作成について）もご覧下さい。「後知恵」による拒絶への対応方法については、こちらの解説（「知財管理」誌掲載, 2016年12月）もご覧下さい。）
要するに、当該発明を知らない出願当時の当業者にとって容易であったかを判断しなければならないところ、当該発明を既に知っている審査官自身にとって容易と判断してしまうようなケースを指します。
審査官の判断が不適切な「後知恵」（hind-sight）によるものであるとの主張も有効な対応であると言われておりますが、よほど審査官の側に明らかな誤解があった場合を除いて、審査官に自らの判断を「後知恵」に基づくものであったと認めさせるのは難しいと思います。
「後知恵」に基づく拒絶を出してしまうということは、審査官にとってあるまじき判断ミス、最大のタブーの一つであり、自らの判断を出願人に「後知恵」と言われれば、憤りを感じる審査官も少なくないと思います。
少なくとも先進国の特許庁の審査官であれば、明らかな「後知恵」に基づく拒絶を出してくる可能性は極めて低く、「後知恵」であるという解釈も可能だが明らかでないような場合には、出願人が「後知恵」を主張し、それに対して審査官が「常識の範囲内」と反論し、結局のところ水掛け論で終わってしまう可能性が非常に高いです。その場合、審査官にネガティブな心証を与えるだけで余りメリットが有りません。
もっとも「後知恵」であることを示す明確な証拠があれば別ですが、そのような証拠は多くの場合「阻害要因」の存在を示唆するものであるでしょうから、そもそも審査官が認めることに強い抵抗を示すであろう「後知恵」の議論などせずに、「阻害要因」の存在を主張すれば良いことになります。阻害要因を探すためには引例の内容を徹底的にチェックして、記載に新たな光を当てます。例えば審査官とは別の解釈ができる記載がないかを探します。
以上のことから、阻害要因に関する主張や意外な効果に関する主張の補助としては有効であるかも知れませんが、「後知恵」に関する主張のみで審査官を翻意させることは多くの場合、難しいと考えます。「後知恵」と指摘されて気分のよい審査官はいません。審査官の心証の観点から、他の理由に基づく議論が可能であるならば、むしろ「後知恵」の議論はしない方が良いかも知れません。但し、担当の審査官が変った場合や、審判・訴訟手続きにおいて、審査官の判断や相手の主張に対して行うのであれば、この限りではありません。
「商業的成功」（Commercial Success)
更に、商業的成功を主張できる場合は、補助的にこの主張を加えます。
但し、日米欧の特許庁のいずれも商業的成功については、その成功がクレームされた発明の技術的特徴に由来するものであることが認められた場合にのみ、進歩性判断の際に考慮することになっています。
実務においては、商業的成功に基づく主張は、進歩性の主張が少々弱い場合に補助的に利用します。その例として以下の様なシチュエーションがあげられます：
（a） 効果はあるがその度合いが顕著でない場合（例えば、触媒の発明において、収率が従来の触媒の数％向上しただけだが、既に成熟した技術分野であり、その僅か数％の向上が商業的に大きな意味を持ち、それによって大きな利益を得ているというような場合）（この場合については当サイトのこちら（二次的考慮事項（Secondary Considerations）の主張）をご覧下さい）、及び
（b） 効果は顕著だが、余りに関連性の高い先行技術文献の組み合わせによって進歩性欠如の拒絶を受けた場合（例えば、装置の発明に関する出願の審査において、属する技術分野、目的などが共通し、構造的にも非常に近いものを開示する２件の従来技術文献の組み合わせによって拒絶を受けたような場合）。
これに対して、従来品に対する優位性を示すことが出来ないのに、商業的成功のみをもって進歩性を主張しても、商業的成功は発明の特徴以外に起因するものという推測が成り立ち、全く考慮されないということになってしまいます。即ち、例えば、従来品と性能は同じ程度しかないが、非常によく売れているから当該発明品は従来よりも優れている筈であり進歩性を有するという様な主張をしても、商売上の成功が純粋に発明の特徴によるものか、それともマーケティングの成功によるものか定かでなく、進歩性判断の材料としては考慮されません。
弊所で、商業的成功に基づく進歩性の主張を行った案件は、いずれも上記（a）又は（b）に該当するようなシチュエーションであり、既に特許成立しておりますが、そこで商業的成功が審査官の判断に影響を与えたのかは、審査官の公式な見解には反映されておりませんでしたので定かではありません。しかし、進歩性判断に関する心証形成の上では何らかの効果はあったはずと考えております。
