米国における特許訂正の効力について - 再発行、再審査による補正に関する注意点 -
特許を取得した後に、特許クレームの訂正（補正）をする必要が生ずる場合があります（ここで言う「訂正」とは、クレームの減縮、拡張等、クレームの権利範囲に実質的な変更を加えることをいう。クレームの権利範囲に影響を及ぼさないものは含めない。）。
米国においては、日本の場合と同様に、特許後にクレームを訂正することができます。しかし、米国では、特許クレームを訂正すると、訂正を受ける前の原特許クレームについては、権利放棄されたとみなされて訂正前に行われた第三者の行為に対する権利行使は不可能になり、訂正後の特許クレームに対しても第三者に一定の実施権が認められますので、注意が必要です。このことについて、以下具体的に説明します。
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再発行（reissue）と再審査（reexamination）によるクレーム訂正
米国においては、特許クレームを訂正するための手段として、再発行（reissue）と再審査（reexamination）とがあります。再審査の場合には、クレームの拡張はできませんが、再発行の場合にはクレームの拡張も可能です（ただし、特許クレームを拡張するような訂正を申請することができるのは、原特許取得後２年以内に限られます）。特許クレームを拡張するような訂正が可能であるという点では、米国の特許法は、日本の特許法と大きく異なります。日本では、特許クレームを拡張するような訂正は認められません。
訂正クレームの分類
米国において特許の訂正を行う場合、原クレームのいくつかは訂正を受けずにそのまま残り、原クレームのいくつかは訂正（減縮、拡張等）を受けるでしょう。また、原クレームのいくつかは削除されることもあり、新たなクレームが追加されることもあるでしょう。原特許及び訂正後の特許の効力の観点からは、特許クレームは次の３種類に分類するのが便利です。
（１）維持クレーム： 原特許にあって、訂正後の特許においても訂正されずにそのまま維持されたクレーム
（２）削除（又は訂正前）クレーム： 原特許にはあったが、訂正後の特許からは削除されたクレーム（特許クレームが訂正された場合、訂正前の原特許クレームは削除されたクレームと考える）
（３）追加（又は訂正後）クレーム： 原特許にはなく、訂正後の特許において追加されたクレーム（特許クレームが訂正された場合、訂正後のクレームは追加されたクレームと考える）
訂正クレームに基づく権利行使
訂正クレームの効力については、35 U.S.C. § 252、及び35 U.S.C. § 307(b)に規定されています。
第１の維持クレームについては、原特許発行の時点から存在したクレームとみなされます。つまり、維持クレームについては、特許権者は、特許訂正後の第三者の行為に対してだけでなく、特許訂正前の第三者の行為に対しても、特許権を行使することができます。
第２の削除（又は訂正前）クレーム（上記のように、特許クレームが訂正された場合は、訂正前の原クレームは削除クレームと考える）については、初めから存在しなかったものとみなされます。つまり、削除（又は訂正前）クレームについては、特許権者は、特許訂正後の第三者の行為に対してだけでなく、特許訂正前の第三者の行為に対しても、損害賠償を請求することができません。したがって、米国においては、特許クレームを訂正した場合、たとえその訂正が原クレームを減縮するものであり且つ特許訂正前の第三者の行為が減縮したクレームを侵害するものであったとしても、特許権者は、特許訂正前の第三者の行為に対して損害賠償を請求することができません。
これは、日本の場合と大きく異なる点です。日本では、特許クレームを訂正した場合、訂正後のクレームで原特許が発行されたものとみなされますから、特許訂正前の第三者の行為が特許訂正後のクレームを侵害するものであった場合には、特許権者は、特許訂正前の第三者の行為に対して損害賠償を請求することができます。
第３の追加（又は訂正後）クレームについては、特許権者は、特許訂正後の第三者の行為に対してしか損害賠償や差止めを請求することができません。しかも、この場合の権利行使には一定の制限を伴います。この制限は、第三者が特許訂正前に上記した第１の維持クレーム（原特許発行の時点から存在して訂正されずに維持されたクレーム）を侵害しないで事業の実施をしていた場合に、特許訂正後における第三者の事業の実施を保護するために設けられたものです。このような第三者の実施権を"intervening right"と称します。
Intervening Right
米国における"intervening right"は、一般に「中用権」という日本語に訳されることが多いようですが、日本の特許法における「中用権」（日本の特許法第８０条に規定される通常実施権）とは全く意味が異なりますので、注意しなければなりません。日本における「中用権」とは、自らの特許の有効性を信じて、特許発明の実施（あるいは実施の準備）をしていた場合、その特許が無効にされ且つその発明と同一の発明に関する他人の特許が存在したとしても、実施を継続できるという権利（通常実施権）のことを指します。要するに、日本では、結局は無効になったとしても自らの特許を実施していたとう前提があって、初めて「中用権」が認められますが、米国において"intervening right"が認められるために特許の所有は要求されません。
米国において特許訂正前に上記した第１の維持クレームを侵害することなく事業の実施をしていた第三者に認められるintervening rightには、２つの種類があります。
第１は、特許訂正前にその事業で既に製造した物について認められる、その物の処分権（特許訂正後に使用、販売等をする権利）です。
第２は、特許訂正前に実施していた事業について認められる事業継続権です。
第１の権利は、必ず認められます。第２の権利は、認めるかどうか、また、認めるとしてもどの程度認めるかを、公平性の観点から、裁判所が判断します。
纏め
このように、米国では、再発行（reissue）や再審査（reexamination）によって、特許クレームの権利範囲に実質的な変更を加える訂正をすると、訂正を受ける前の原特許クレームについては、特許訂正前の第三者の行為に対して損害賠償を請求することができなくなり、また訂正後のクレームに基づく権利行使もintervening rightにより制限されてしまうことがあります。
したがって、特許クレームの減縮又は拡張をしようとする場合、原クレームを残しつつ、原クレームを減縮し又は拡張したクレームを追加するという方針で臨むのがよいでしょう。即ち、クレーム１の特許性をより明確にする為に、クレーム１を減縮補正（新たな特徴を追加）したい場合に、クレーム１そのものを補正してしまうのではなく、上記のような新たな特徴を記載した従属クレームを追加するなどの方策を検討すべきです。同様に、再発行によって拡張する場合も、原クレームを残したまま、拡張したクレームを追加することが賢明です。
