出願時に公開されていなかった先願に対する新規性（拡大先願、準公知等）と進歩性（非自明性）
本稿では、出願時に未公開であった先願（Secret Prior Art）に関する主要国（日本、米国、欧州、中国、韓国）における取り扱いを比較します。
先願主義を採用している国においては、特許は早い者勝ちですので、他人が同じ発明を開示した出願を先に提出していれば、それが自分の出願時に公開されていなくても、後から提出された出願は、特許を認められません。
特許法に従うと、「新規性」はあくまで出願時に公知であったかという観点から判断されますので、出願時に公知でなかった先願に対する後願の「新規性」自体は否定されないということになるのですが、特に外国においては、Secret Prior Art（出願時未公開先願）に対するNovelty（新規性）というような表現で議論されることが多いため、本稿においては、便宜上、「出願時未公開先願に対する新規性」というような表現を使用することとします。
一方、殆どの国においては、そのような出願時未公開先願（Secret Prior Art）に対する進歩性までは要求されません。
この進歩性不要の点については、主要国における唯一の例外は米国であり、Secret Prior Artに対しても進歩性（非自明性）が要求されます。米国は、America Invents Act (AIA) の施行（2013年3月16日）をもって先願主義に移行しましたが、この点に変更はありません。
おおまかには以上の通りですが、国によって、先願と後願の発明者・出願人が同一であった場合や新規性（発明の同一性）の判断基準に相違が有りますので、以下に具体的に検証します。
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[I] 拡大先願とその例外
（II-1）日本において：
後願と同一の発明が、出願時未公開先願（Secret Prior Art）の請求の範囲・明細書・図面の何れかに記載されていれば新規性を認められません。この様な出願時未公開先願に関する規定は、日本では、一般に「準公知」や「拡大された先願の地位（拡大先願）」（特許法29条の2）と称されます。また、所謂「二重特許」を禁止するため、先願と後願の請求項の比較に基づく新規性の判断が、特許法３９条（先後願）に規定されています。
以下の説明においては、特許法２９条の２の規定（拡大先願）と特許法３９条の規定（先後願）を特に区別することなく、出願時未公開先願がどの様に扱われるかについて述べます。また、実際には、先願が公開されるか否か、また放棄や取下げなどされているかによっても状況が変るのですが、その点まで考慮すると話が複雑になってしまいます。そこで、多くの場合に問題になるのは、他人の公開公報に自己の発明と同一または類似の発明が開示されていることを発見した場合や、自らの先願の発明と類似の発明に関する出願を検討しているような場合であると思いますので、ここでは、先願は公開され且つ有効に維持されているという前提で話をします。
先願と後願の発明の同一性
特許法29条の2や特許法３９条によれば、後願の請求項に記載された発明と先願で開示された発明（先願の請求項、明細書、図面などに開示された発明）に相違がある場合であっても、それが課題解決のための具体化手段における微差（周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの）である場合は同一とみなされます（実質同一）。
これと対照的なのが、欧州であり、先願発明と後願発明に相違が有った場合、それが効果の違いに結び付かない周知技術の付加に過ぎないようなものであっても、新規性が認められます。この点については、後述致します。
先願と後願の発明者・出願人が同一の場合の例外規定
日本においては、出願時未公開先願と後願の発明者・出願人が同一であったか否かにより、事情が異なってきます。ここで「発明者・出願人が同一」とは、先後の出願の間で、発明者が全員同一（完全同一と称されます）か、出願人が全員同一（完全同一）である場合を指します。
（１）先願と後願の出願人・発明者が異なる場合（第三者による先願に対する新規性）：
後願発明が、先願の明細書全体から読み取れなければ、後願の新規性が認められる。
要するに、後願の新規性が認められる為には、後願の請求項に記載された発明が、先願の請求の範囲・明細書・図面の何にも開示されていないことが必要です。
（２）先願と後願の出願人・発明者が同一の場合（自分、自社の先願に対する新規性）：
後願のクレームに記載された発明が、先願のクレームに記載された発明と同一で無ければ新規性が認められる。
要するに、先願も自分又は自社によるものである場合には、後願の請求の範囲に記載された発明が、先願の明細書や図面からは読み取れるものであっても、先願の請求の範囲に記載されていなければ新規性が認められることになります。
後願の請求の範囲に記載された発明が、先願の請求の範囲に記載された発明と同一か否かは、発明の構成が同一かどうかにより判断されます。何らかの違いが有ったとしても、実質的な差異とは見なされない場合があります。具体的には、後願の請求項に記載された発明と先願の請求項に記載されていた発明との間に相違があっても、以下のような場合には、先願発明と後願発明は同一と見なされます。
- 後願の発明が、先願の発明に対して、単に周知・慣用技術を不加、削除、転換等をしただけで、新たな効果を奏するものでない場合
- 後願が先願より広い範囲を請求している（先願発明が下位概念であって、後願発明が上位概念である）場合
- 後願発明が、先願発明に対して単なるカテゴリー表現上の差異しかない場合（例えば、先願と後願の一方が物の発明で、もう一方が方法の発明）
（II-2）日本以外の主要国との比較：
米国、欧州、中国及び韓国においても、拡大先願により新規性が否定されます。
一方、拡大先願の地位の適用例外規定（即ち、出願時未公開であった先願に対する後願の新規性を判断する際に、先願の図面を含む明細書全体の開示ではなく、先願のクレームとの比較とする規定）を設けているのは、日本以外では韓国だけです。
米国： -- ターミナルディスクレイマー（terminal disclaimer）の制度有り --
日本における拡大先願の地位の適用例外規定とは異なりますが、米国には、ターミナルディスクレイマー（terminal disclaimer）の提出という手続きがあります。
即ち、米国においては、先願と後願が同一の発明者又は譲受人によるもので、先願と後願のクレームが同じでないにしても特許的に区別できない（not patentably distinct）と判断された場合（後願の発明が先願のクレームには記載されていないが、先願の明細書や図面から読み取ることができるような場合を含む）には、自明型二重特許（obviousness-type double patenting）の拒絶を受け、それに対してターミナルディスクレイマーを提出することによって、先に特許期間が満了するように、後願の特許期間を一部放棄することにより、先願と後願に基づく特許を共存させることが出来ます。
日本おける拡大先願の地位の適用例外規定と米国のターミナルディスクレイマー制度の違いとしては、後願の存続期間の点に加えて、米国におけるターミナルディスクレイマーは、あくまで先願特許と後願特許の発明者または譲受人が同一である限りにおいて有効な制度だということがあります。例えば、ターミナルディスクレイマーによって拒絶を克服して特許を受けた後に、先願特許と後願特許のどちらか一方だけが他人に譲渡された場合には、後願特許は権利行使不能（unenforceable)になってします。これに対して、日本では、特許後に、譲渡などによって先願特許と後願特許の権利者が異なることになったとしても、それにより特許が無効になったり、権利が制限されるというようなことはありません。
また、米国においては、同一の発明者又は譲受人による先願と後願のクレームが同一と判断された場合には、同一発明型（same invention type）二重特許の拒絶を受けます。この場合、Terminal Disclaimerによって拒絶を解消することはできず、クレームの削除や補正によりクレームを明確に差別化することが必要になります。
欧州： -- 拡大先願の例外は無いが、日本より新規性の拒絶を受けにくい --
ＥＰＣ５４条（３）によれば、先願と後願の発明者・出願人が同一であるか否かに関わらず、拡大先願が適用されます。即ち、先願と後願の発明者・出願人が同一であっても、後願の発明が、先願の明細書や図面などに開示されていれば、後願は先願に対して新規性無しと見なされます。このように自分、自社の先願の開示内容により、後願が拒絶されてしまうことを自己衝突（self collision、セルフコリジョン）と称します。
但し、後述しますように、日本特許庁（ＪＰＯ）の新規性判断基準は、欧州特許庁（ＥＰＯ）のそれよりも厳しいものとなっておりますので、ＪＰＯには新規性を否定されるような状況でも、ＥＰＯには新規性を認められるというケースもあり得ます。
具体的には、EPOの新規性判断基準は厳しく、"Photographic Novelty"と称されることがあります。"Photographic Novelty"とは、厳密な意味での新規性が求められることを意味します。より具体的には、欧州では、先願に対する後願の新規性が否定されるのは、後願の発明が、先願において一義的に読み取れるよう開示されている場合であって、僅かな相違であっても、それが先願の明細書から直接且つ明確に推論出来るようなもので無い場合、新規性は認められます。先願と後願の違いが、周知の均等物による置換などであっても、明示的な違いが有れば、それは新規性ではなく、進歩性の問題とされます。
一方、日本の新規性判断基準は、欧州の"Photographic Novelty"に対比して"Enlarged Novelty"（拡大先願に関連しては、上記のように「実質同一」）と称され、先願と後願に違いが有っても、その相違が実質的なものでないと判断されると新規性は否定されます。
要するに日本であれば、先願の公開前に、効果の違いに結び付かないような些細な変更点を先願発明に加えて出願したような場合、このような後願の先願に対する新規性は否定されますが、欧州においては、このような場合でも後願の新規性が認められる可能性があるということになります。
尚、欧州では、先後の出願の間で指定国が異なっていれば、拡大先願の適用がありませんでしたが、EPC2000（2007年12月13日施行）により、このような制限は撤廃されました。
中国： -- 拡大先願の例外は無く、且つ新規性の判断基準も厳しい --
専利法第22条第2項では、発明者や出願人が同一であっても、後願の出願後に公開される先願により拒絶されることが規定されています。即ち、中国も、欧州と同様に、発明者・出願人が場合の例外規定が有りません。
そのため、類似した発明について複数の出願を前後して提出する際には、自社の出願同士がセルフコリジョン（自己衝突）しないように注意する必要があります。なお、中国では、このようなセルフコリジョン（自己衝突）を起こすような特許出願を「抵触出願」と呼び、後願は新規性無しとして拒絶されることになっています。
新規性の判断基準については、中国審査基準（専利審査指南）によれば、日本に近い基準を採用しています。要するに、日本と同様に"Enlarged Novelty"（「実質同一」）により判断され、例えば先願と後願の相違点が慣用手段による置換に過ぎないと認められれば、後願の新規性は認められません（専利審査指南、第二部分、第三章）。
従って、中国では、日本等と同様に新規性の審査が厳しく（先願と後願が実質的に同一であれば、後願は新規性無し）且つ欧州等と同様に同一の発明者・出願人であっても拡大先願適用の例外が無い（後願発明が、先願でクレームされていなくても明細書や図面に記載されていれば、後願は新規性無し）ということになり、主要国では、中国が、拡大先願の適用が最も厳しいということになります。
韓国： -- 日本とほぼ同様 --
日本と同様に拡大先願の規定があり、また発明者・出願人が同一の場合には、日本と同様に拡大先願の適用はありません（韓国特許法２９条３項）。要するに、先願と後願の発明者・出願人が同一の場合、先願と後願のクレーム同士を比較して、後願クレームの発明が先願クレームに記載されていなければ新規性が認められ、欧州や中国におけるような自己衝突（セルフコリジョン）にはなりません。
日本、米国、欧州、中国及び韓国における拡大先願地位の適用例外規定について纏めました。
| 国名 | 拡大先願地位の適用例外 |
|---|---|
| 日本 | 同一発明者又は同一出願人の場合： 先願の請求項に記載されていなければ新規性有り。 |
| 米国 | 同一発明者又は同一譲受人の場合： 先願の請求項に記載されていなければ、ターミナルディスクレーマーを提出して、後願の存続期間を一部放棄して、先願に合せることによって特許が認められる。 |
| 欧州 | 無し（但し、新規性の判断はPhotographic Novelty。先願に明示的開示が無ければ新規性は認められる。） |
| 中国 | 無し |
| 韓国 | 同一発明者又は同一出願人の場合： 先願の請求項に記載されていなければ新規性有り。 |
[II] 出願時未公開先願（Secret Prior Art）に対する進歩性
殆どの国においては、出願時未公開先願（Secret Prior Art）に対する進歩性までは要求されませんが、米国においては、Secret Prior Artに対しても進歩性（非自明性）が要求されることがあります。
即ち、米国においては、上記したように先願と後願が同一の発明者又は譲受人によるものであった場合には、後願発明が先願発明から自明であっても、ターミナルディスクレイマーの提出によって先願と後願に基づく特許を共存させることが可能ですが、先願と後願が同一の発明者又は譲受人が異なる場合には、後願発明は先願発明から自明でないことが要求されます（米国特許法第103条(c)）。
これに対し、日本(特許法第29条第2項)、欧州(EPC第56条)、中国(専利法第22条第3項)及び韓国（特許法第29条第2項）においては、出願時に未公開であった先願（Secret Prior Art）はあくまで新規性の判断に利用されるだけであり、進歩性の判断には利用されません。
| 国名 | 出願時に未公開であった先願に対する進歩性（非自明性） |
|---|---|
| 日本 | 不要 |
| 米国 | 必要(ただし、同一発明者・同一譲渡人の場合はTerminal Disclaimerの提出で対応可) |
| 欧州 | 不要 |
| 中国 | 不要 |
| 韓国 | 不要 |
