各国における先行技術の定義と新規性喪失の例外(Part 1)
[I] 米国における先行技術の定義
2011年9月16日、オバマ大統領が米国特許法改正案"Leahy-Smith America Invents Act"（AIA）に署名し、法律（以下「米国新法」という）として成立しました。この改正における１つの重要な変更は、先発明主義から先願主義への変更です（2013年3月16日から施行）。また、同時にかなり独特であった先行技術の定義も変更されます。先行技術の定義の変更は、基本的には日本などの諸外国の制度との国際的調和を図る物である一方、米国独特のグレース・ピリオド制度は維持されるため、依然として日本などにおける先行技術の定義とは大きく相違する点もあります。
まず、国際的調和に結びつく変更点として、以下が挙げられます：
- 公知公用については、国内公知から世界公知へ変更（新規性阻害事由となる公知公用について、国内のみならず外国における公知、公然の実施や文献の公開を先行技術に含めることになった。詳細な説明はこちら。）
- 所謂「ヒルマードクトリン（Hilmer Doctrine）」の廃止（旧法下では、米国特許出願の外国優先権主張日が、他の米国特許出願に対する先行技術の効力発生日として認められなかったが、新法下では認められるようになった。詳細な説明はこちら。）
そして、依然として残る大きな相違点は、米国においては、同じ発明に関して他人の先願があっても、その前に後願の発明者が自分で発明を公開していれば、該先願は該後願の先行技術とならないことです（日本では、そのような先願は先行技術となります）。米国の新たな制度が、「先願主義」ではく「先開示主義」だと揶揄される所以です。
以下、米国新法（AIA）の下での先行技術となる発明について、概要を説明します。あくまで概要ですので、微細な点や実務上滅多に遭遇しない場合については触れません。
米国における先行技術：
米国新法（AIA）の下では、特許出願に係る発明に対して先行技術（prior art）となる発明は、次の２種類です（米国新法第１０２条）。
（１）当該特許出願の有効出願日の前に公知であった発明 （２）当該特許出願の有効出願日の前の有効出願日を有する他人を発明者とする特許出願であってその後公開又は特許に至ったものに記載された発明
注： 「有効出願日」とは、優先権を有する（先の出願の出願日の利益を受ける）出願の場合には優先日を意味し、優先権を有しない出願の場合には出願日を意味します。
先行技術の例外：
上記項目（１）及び（２）のそれぞれについて、適用が除外される場合が設けられています。
項目（１）（出願前公知）の例外： 自分自身が公表したことによって公知になった発明（ただし、その公表の日から１年以内に特許出願をすることが必要）は、先行技術としては扱われません。
項目（２）（他者の先願）の例外： 当該他人を発明者とする特許出願の前に自分自身が発明を公表している場合や、当該他人を発明者とする特許出願と当該特許出願とが同一の譲受人に所有される場合には、適用されません。
日本における先行技術の定義との比較：
上記項目（１）（出願前公知）の先行技術は、日本の特許法第２９条第１項に規定される先行技術に相当し、上記項目（１）についての適用除外（自分自身が公表したことによって公知になった発明）は、日本の特許法第３０条の規定（新規性喪失の例外）に相当します（ただし、日本では、発明の公表から6ヶ月以内に新規性喪失の例外適用の申請書類と共に特許出願し、更に出願日から30日以内に証明書類を提出することが必要）。
したがって、適用が除外される場合まで考慮してまとめれば、米国における上記項目（１）の先行技術は、日本では猶予期間が１年でなく6ヶ月であり、またこれを享受するために申請が必要である点を除いては、日本の特許法の第２９条第１項及び第３０条に規定される先行技術に相当すると考えてよいでしょう。
上記項目（２）（他者の先願）の先行技術は、日本の特許法第２９条の２本文に規定される先行技術に相当します。上記項目（２）の先行技術についての適用除外となる場合を２つ挙げましたが、これら２つの場合のうち、第２の場合（当該他人を発明者とする特許出願と当該特許出願とが同一の譲受人に所有される場合）は、日本の特許法第２９条の２ただし書に規定される場合に相当します。一方、第１の場合（当該他人を発明者とする特許出願の前に自分自身が発明を公表している場合）は、米国独自の規定であって、日本には対応する規定はありません。したがって、適用が除外される場合まで考慮してまとめれば、米国における上記項目（２）の先行技術は日本の特許法の第２９条の２に規定される先行技術に相当するが、米国では他人の特許出願より先に自分が発明を公表してしまえば当該他人の特許出願は先行技術にはならないという点に注意すべきである、ということになるでしょう。
例えば、出願人Aが発明を公表し、その５ヶ月後に出願Yを提出したが、その出願Yの出願日の２ヶ月前に出願人Bが同じ発明に関して出願Xを提出していたとします。このような場合、日本であれば、出願Xは出願Yの先行技術となり、例え出願Yが新規性喪失の例外規定の適用を受けていたとしても、出願Yは先願である出願Xにより新規性を喪失します。勿論、出願Xも出願人Aによる発明の公表によって新規性を喪失します。
一方、米国であれば、出願Xは出願Yに対する先行技術とは見なされません。出願Xは、出願人Aによる発明の公表によって新規性を喪失します。
